Varemerkesøknader til nasjonale registreringsmyndigheter

Tekst: Rita Sandnes, Oslo Patentkontor 

Før 1. april 1996 ble det innlevert varemerkesøknader direkte til de nasjonale registrerings¬myndighetene i landene av interesse. Fortsatt er det slik at for å oppnå registrering av et varemerke i noen land, må det innleveres varemerkesøknader til de nasjonale registreringsmyndigheter. Eksempler på slike land er Canada, Mexico, Sør-Afrika, India og Taiwan.

Nasjonalt nivå
Varemerkesøknader som innleveres til nasjonale registreringsmyndigheter behandles på nasjonalt nivå, etter nasjonale lover, regler og praksis. Eventuelle innsigelser, klager, anmerking av endring i innehaverforhold, fornyelser, etc, må tas hånd om på nasjonalt nivå. Varemerkene vil være underlagt nasjonale brukspliktregler.
Det kan være omfattende å administrere en portefølje bestående av nasjonale varemerke¬registreringer. Inngivelse og opprettholdelse av nasjonale rettigheter faller vanligvis også dårligere ut, rent kostnadsmessig.
Imidlertid, ettersom mange land verken er medlem av EU, eller er medlemmer av en internasjonal registreringsordning som benevnes Madrid Protokollen, er det i disse landene fortsatt nødvendig å sikre og å opprettholde varemerkerettighetene ved å registrere og fornye disse nasjonalt.

Varemerkesøknader til OHIM (EU-registreringsmyndigheten)
Fom 1. april 1996 ble det åpnet for registrering av EU-varemerker. Frem til utvidelsen av EU ved opptak av ti nye medlemsland den 1. mai 2004, nøt et varemerke registrert som EU-varemerke beskyttelse i totalt 15 land. Før 1. april 1996 ville registrering av et varemerke i disse 15 EU-landene bare ha vært mulig ved inngivelse av nasjonale søknader.
En EU-varemerkesøknad innleveres til OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), via fullmektig med adresse i EU. En EU-søknad trenger ingen basissøknad eller -registrering i bunnen, dette i motsetning til en internasjonal søknad under Madrid Protokollen, jfr nedenfor.
En EU-søknad granskes av OHIM opp mot absolutte hindringer, f.eks om varemerket er beskrivende for varen. Den vil da kunne nektes registrert som EU-varemerke og det selv om hindringen kun finnes i ett av EU-landene. For at et varemerke skal kunne registreres som EU-varemerke er det et krav at det ikke skal finnes hindringer i noen av EU-landene.
OHIM anfører ikke eldre, muligens forvekselbare varemerker, registrert i EU-registeret eller i de nasjonale registrene, som hindrende for registrering av et varemerke som EU-varemerke. Innehavere av eventuelle forvekselbare varemerkerettigheter må selv sørge for å protestere mot registrering av et varemerke som EU-varemerke ved å innlevere innsigelser til OHIM.
Dersom OHIM nekter registrering, f.eks fordi det søkte merket ikke anses å ha tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg, eller det anses å krenke en innsigers varemerke¬rettigheter, kan søker konvertere EU-søknaden til nasjonale søknader i de landene hvor ingen hindringer foreligger. Kostnadene forbundet med en konvertering av en EU-søknad til nasjonale søknader i ett eller flere land, kan bli forholdsvis høye. Dette fordi det ved konvertering både må innbetales offentlige avgifter til de enkelte lands nasjonale registreringsmyndigheter og fullmektighonorarer. Hvis derimot det samme varemerket utpekes for beskyttelse i EU under en internasjonal søknad, må det i forbindelse med konverteringen kun innbetales offentlige avgifter.

Fortrinn
En EU-varemerkeregistrering har visse fortrinn. Administrativt er det lettere å holde oversikt over én EU-registrering som nyter beskyttelse i 25 land enn 25 separate nasjonale varemerkeregistreringer. EU-registreringen har ett registreringsnummer og én fornyelsesdato. En begjæring om fornyelse, anmerking av en eventuell endring i innehaverforholdet, etc, kan innsendes til OHIM.
Kostnadsmessig vil det også bli rimeligere å begjære fornyelse, begjære anmerket eventuelle endringer i innehaverforholdet, etc, i én EU-varemerkeregistrering enn i 25 separate nasjonale registreringer.
Dersom et EU-varemerke kun brukes i ett EU-land skal bruksplikten anses oppfylt for varemerket i hele EU. Dette i motsetning til varemerker som er registrert nasjonalt, eller via Madrid Protokoll ordningen. I disse landene gjelder nasjonale brukspliktregler.
Forutsatt at visse krav er oppfylt, er det anledning til å påberope ansiennitet fra eldre nasjonale varemerkerettigheter i EU-land, hvilket betyr at disse vil kunne ”innbakes” i EU-søknaden eller –registreringen. Når nasjonale varemerkeregistreringer er blitt ”innbakt” i EU-registreringen, er det f.eks på et gitt tidspunkt ikke lenger nødvendig å opprettholde disse nasjonale varemerke¬registreringene ved å begjære fornyelse.
I motsetning til ved patentsøknader, vil en EU-varemerkeregistrering automatisk gi beskyttelse i nye tiltredende EU-land, uten at det vil måtte innleveres en begjæring om utvidet beskyttelse også i de nye medlemslandene. Det følger imidlertid ikke av denne automatiske utvidelsen av beskyttelsen at varemerkene også vil kunne brukes i de nye landene. Nasjonale rettigheter vil kunne hindre slik bruk.

Varemerkesøknader til WIPO (internasjonal organisasjon hvor sekretariatet, Det Internasjonale Byrå=IB, registrerer internasjonale varemerkesøknader)
En internasjonal registreringsordning kaldt Madrid Protokollen ble operativ for norske søkere fom 1. april 1996. Per dags dato har 68 land tiltrådt Madrid Protokoll-ordningen. EU regnes som et av disse landene.
Registreringsordningen betegnes internasjonal, men er i bunn og grunn et knippe nasjonale anliggender samlet under én felles paraply. For norske søkere innleveres vanligvis en inter¬nasjonal søknad til WIPO (World Intellectual Property Organization) via søkers hjemlandsmyndighet, dvs det norske Patentstyret. I en internasjonal søknad må søker oppgi én eller flere basissøknader og/eller –registreringer. En internasjonal søknad vil ikke kunne føres frem til registrering for et bredere spekter av varer og/eller tjenester enn dem som er omfattet av basissøknaden(e) og/eller –registreringen(e).

Saksgangen
I den internasjonale søknaden utpekes varemerket for beskyttelse i nærmere angitte land, f.eks i USA og i Kina. Når formaliteter og klassifikasjon er i orden, registreres varemerket i WIPO. WIPO gir deretter beskjed til nasjonale registreringsmyndigheter i USA og Kina om at varemerket ønskes beskyttet der for nærmere angitte varer og/eller tjenester.
Fra og med det tidspunktet de nasjonale registreringsmyndigheter i USA og Kina er blitt underrettet om at en internasjonal registrering ønskes besluttet gjeldende i landene, er denne inter¬nasjonale registreringen å anse som en nasjonal søknad som må behandles på nasjonalt nivå.
Dersom ingen hindringer anses å foreligge, eller ingen innsigelser innkommer under den perioden den internasjonale registreringen er kunngjort for inngivelse av eventuelle innsigelser, beslutter registreringsmyndighetene i USA og Kina at den internasjonale registreringene gjelder i landene.
Dersom de nasjonale registreringsmyndigheter i USA og Kina finner hindringer, utferdiges registreringsnektelser. For eventuelt å komme forbi slike registrerings¬nektelser, må søkeren oppnevne nasjonale fullmektiger som kan bistå i forbindelse med inngivelse av argumentasjon etc.

Fordelene
En internasjonal registrering har, som en EU-varemerkeregistrering, visse fordeler. Administrativt er det lettere å holde rede på én registrering, som gir beskyttelse i inntil 67 utpekte land, i stedet for 67 nasjonale registreringer. Registreringen vil være samlet under ett felles registreringsnummer og har én fornyelsesdato som gjelder i alle landene. En begjæring om fornyelse, anmerking av eventuelle endringer i innehaverforholdet etc, kan innleveres direkte til WIPO.
Det er også anledning til, på et hvilket som helst tidspunkt etter registrering, å etterutpeke varemerket for beskyttelse i nye land. Dette enten så snart nye land blir av interesse, eller så snart nye land tiltrer Madrid Protokoll-ordningen.

Alternativet
Alternativet til å innlevere en EU-varemerkesøknad til OHIM direkte, er å innlevere en inter¬nasjonal søknad og utpeke varemerket for beskyttelse i EU. Dersom OHIM avslår å registrere varemerket utpekt for registrering i EU under en internasjonal søknad, kan EU-søknaden konverteres under den internasjonale søknaden for registrering i de EU-landene hvor beskyttelse er mulig og/eller ønskelig. I forbindelse med denne konverteringen innbetales kun offisielle avgifter, ingen nasjonale fullmektighonorarer.