Patent i utlandet

Vår forrige artikkel omhandlet patentering i Norge. I denne artikkelen vil vi forklare hvorfor man bør søke om patent i utlandet, når man bør søke om patent i utlandet, og hvordan man går frem for å gjøre dette.
Ettersom et patent gir en nasjonal rettighet, må en prinsipielt søke om patent i hvert land hvor en ønsker å oppnå en kommersiell enerett. Det finnes imidlertid visse internasjonale og regionale ordninger som letter arbeidet og kostnadene ved patentering i utlandet.
 
Hvem har behov for å patentere en oppfinnelse i utlandet og hvorfor?
En norsk bedrift som selv eksporterer sine produkter til utlandet, lar andre produsere og/eller selge produktene på lisens eller er på jakt etter en utenlandsk samarbeidspartner, bør søke patent i de aktuelle land.
Antall land man bør søke i kan variere sterkt fra oppfinnelse til oppfinnelse. På internasjonalt nivå blir 700 000 oppfinnelser forsøkt patentert hvert år, og gjennomsnittlig søkes det om beskyttelse i ni land per oppfinnelse [EPO Facts and Figures 2004].
Det er ingen vits i å bruke penger på å oppnå en rettighet man aldri vil ha noen glede av (jmf. snøplogen i Ghana i forrige artikkel). Da de største kostnadene involvert i å søke patent normalt påløp i begynnelsen av søknadsprosessen, bør man ideelt sett allerede ved innleveringstidspunktet vite hvilke land man trenger beskyttelse i. Det er derfor uhyre viktig at de som arbeider med patentering i bedriften har et nært samarbeid med markeds- og salgsavdelingen.
 
Når bør man innlevere en patentsøknad i utlandet?
En patentsøknad bør generelt innleveres så tidlig som mulig for å sikre at oppfinnelsen er ny og patenterbar (se forrige artikkel). I praksis bør derfor mange bedrifter innlevere søknaden lenge før de nødvendige markedsvurderinger er gjort.
Vi anbefaler derfor generelt å innlevere en norsk patentsøknad før man søker i utlandet. Innen om lag syv måneder kan man forvente en første uttalelse fra Patentstyret (bevilgende myndighet). En positiv uttalelse gir en god indikasjon på mulighetene for å oppnå patent i flere land mens en negativ uttalelse kan bety at innlevering til utlandet vil være sløsing med penger.
Dersom man innen de fem neste månedene; dvs. innen 12 måneder fra innleveringstidspunktet, innleverer søknadene til utlandet, vil disse kunne tilbakedateres til samme dato som den norske søknaden. Dette kalles å påberope seg prioritet.
 
Internasjonale og regionale ordninger
De multilaterale ordninger norske bedrifter hyppigst stifter bekjentskap med, er PCT og EPC.
Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT) er det nærmeste man kommer det såkalte verdenspatent idet avtalen samordner de formelle sider av innleveringsprosessen for 123 medlemsland (per 1. januar, 2004). Én eneste søknad vil gjelde for samtlige land, men innen 31 måneder (30 i noen få land) må man bestemme seg for hvilke land man har behov for å opprettholde en søknad i og innlevere søknaden nasjonalt i disse landene. Grunnet variasjoner i lovverket kan avgjørelsene variere fra land til land.
 
Den Europeiske patentkonvensjon (EPC) fra 1973 har gitt opphav til et felles, harmonisert europeisk patentsystem. En søknad om et såkalt europapatent (EP-patent) behandles ved det europeiske patentkontor (EPO) som har hovedsete i München. I prosessen må man velge hvilke av de 28 medlemslandene (+ 5 såkalte ”extension states”) søknaden skal gjelde for. EPOs avgjørelse er felles for samtlige land, men etter godkjennelse konverteres EP-patentet til nasjonale patenter. Patentet må oversettes til de lokale språk og blir underlagt nasjonale regler.
EP-patent er ikke det samme som et EU-patent. Sistnevnte finnes faktisk ikke fordi partene etter årelange diskusjoner fortsatt ikke har kommet til enighet.
 
Andre regionale patentordninger er ARIPO, OAPI og EAPO som dekker henholdsvis en rekke engelsktalende land i Afrika, fransktalende land i det vestlige Afrika og tidligere Sovjetstater.
 
Hva koster internasjonal patentering og hva bør man velge når?
Utgifter i forbindelse med innlevering i ett enkelt land varierer, men i for eksempel USA må man regne med om lag kr 25-30 000 (samtlige priser gjelder ved bruk av profesjonell hjelp). En søknad om europeisk patent koster om lag kr 60-70 000, mens en PCT-søknad koster om lag kr 35 000.
I tillegg påløper utgifter til saksbehandling, oversettelser til lokalt språk for EP-patent og PCT-søknader, samt trykkingsavgifter. For en EP-søknad på om lag 20 sider og gjeldende i syv land, må man regne med kr 100-110 000 frem til meddelelse og kr 20-25 000/land for oversettelse og trykking.
Dersom man kun er interessert i 1-2 land utenfor Norge, er det som oftest billigst å innlevere nasjonale søknader. For to eller flere land innenfor “Europa”, bør man som oftest velge en EP-søknad. Ønsker man seg flere land utenfor “Europa”, anbefales en PCT-søknad, spesielt fordi en EP-søknad kan innleveres gjennom dette systemet. Fordelen med PCT er at man får 19 ekstra måneder for å utføre de nødvendige markedsundersøkelser og kartlegge patenteringsbehovet i ulike land.
For kun “Europa” og USA bør man vurdere å innlevere en EP-søknad og en nasjonal amerikansk patentsøknad fordi lovverket i disse områdene varierer i stor grad.
 
Hva gjør man?
En norsk patentsøknad kan man selv innlevere til Patentstyret, men med tanke på at denne søknaden skal danne basis for søknader i en rekke land, vil det være en god investering å kontakte et patentkontor for å få profesjonell hjelp. Disse vil utforme søknaden slik at den er egnet som såkalt basisdokument, hjelpe deg å velge beskyttelsesstrategi, ta seg av alle formalia som varierer meget fra land til land, samt overvåke alle internasjonale frister.
I utlandet må man stort sett være representert ved en lokal fullmektig. Dersom du benytter et norsk patentkontor, vil du kunne kvalitetssikre søknadsprosessen ved å benytte deres samarbeidspartnere i utlandet.
Vår neste og avsluttende artikkel i denne serien vil omhandle design- og varemerkeregistreringer.
 
Tekst: Solrun Figenschau Skjellum, Adm dir Oslo Patentkontor