Patent i utlandet
Vår forrige artikkel omhandlet patentering i Norge. I denne artikkelen vil vi forklare hvorfor man bør søke om patent i utlandet, når man bør søke om patent i utlandet, og hvordan man går frem for å gjøre dette.
Ettersom et patent gir en nasjonal rettighet, må en prinsipielt søke om patent i hvert land hvor en ønsker å oppnå en kommersiell enerett. Det finnes imidlertid visse internasjonale og regionale ordninger som letter arbeidet og kostnadene ved patentering i utlandet.
Hvem har behov for å patentere en oppfinnelse i utlandet og hvorfor?
En norsk bedrift som selv eksporterer sine produkter til utlandet, lar andre produsere og/eller selge produktene på lisens eller er på jakt etter en utenlandsk samarbeidspartner, bør søke patent i de aktuelle land.
Antall land man bør søke i kan variere sterkt fra oppfinnelse til oppfinnelse. På internasjonalt nivå blir 700 000 oppfinnelser forsøkt patentert hvert år, og gjennomsnittlig søkes det om beskyttelse i ni land per oppfinnelse [EPO Facts and Figures 2004].
Det er ingen vits i å bruke penger på å oppnå en rettighet man aldri vil ha noen glede av (jmf. snøplogen i Ghana i forrige artikkel). Da de største kostnadene involvert i å søke patent normalt påløp i begynnelsen av søknadsprosessen, bør man ideelt sett allerede ved innleveringstidspunktet vite hvilke land man trenger beskyttelse i. Det er derfor uhyre viktig at de som arbeider med patentering i bedriften har et nært samarbeid med markeds- og salgsavdelingen.
Når bør man innlevere en patentsøknad i utlandet?
En patentsøknad bør generelt innleveres så tidlig som mulig for å sikre at oppfinnelsen er ny og patenterbar (se forrige artikkel). I praksis bør derfor mange bedrifter innlevere søknaden lenge før de nødvendige markedsvurderinger er gjort.
Vi anbefaler derfor generelt å innlevere en norsk patentsøknad før man søker i utlandet. Innen om lag syv måneder kan man forvente en første uttalelse fra Patentstyret (bevilgende myndighet). En positiv uttalelse gir en god indikasjon på mulighetene for å oppnå patent i flere land mens en negativ uttalelse kan bety at innlevering til utlandet vil være sløsing med penger.
Dersom man innen de fem neste månedene; dvs. innen 12 måneder fra innleveringstidspunktet, innleverer søknadene til utlandet, vil disse kunne tilbakedateres til samme dato som den norske søknaden. Dette kalles å påberope seg prioritet.
Hva koster internasjonal patentering og hva bør man velge når?
I tillegg påløper utgifter til saksbehandling, oversettelser til lokalt språk for EP-patent og PCT-søknader, samt trykkingsavgifter. For en EP-søknad på om lag 20 sider og gjeldende i syv land, må man regne med kr 100-110 000 frem til meddelelse og kr 20-25 000/land for oversettelse og trykking.
Dersom man kun er interessert i 1-2 land utenfor Norge, er det som oftest billigst å innlevere nasjonale søknader. For to eller flere land innenfor “Europa”, bør man som oftest velge en EP-søknad. Ønsker man seg flere land utenfor “Europa”, anbefales en PCT-søknad, spesielt fordi en EP-søknad kan innleveres gjennom dette systemet. Fordelen med PCT er at man får 19 ekstra måneder for å utføre de nødvendige markedsundersøkelser og kartlegge patenteringsbehovet i ulike land.
For kun “Europa” og USA bør man vurdere å innlevere en EP-søknad og en nasjonal amerikansk patentsøknad fordi lovverket i disse områdene varierer i stor grad.
Hva gjør man?
En norsk patentsøknad kan man selv innlevere til Patentstyret, men med tanke på at denne søknaden skal danne basis for søknader i en rekke land, vil det være en god investering å kontakte et patentkontor for å få profesjonell hjelp. Disse vil utforme søknaden slik at den er egnet som såkalt basisdokument, hjelpe deg å velge beskyttelsesstrategi, ta seg av alle formalia som varierer meget fra land til land, samt overvåke alle internasjonale frister.
I utlandet må man stort sett være representert ved en lokal fullmektig. Dersom du benytter et norsk patentkontor, vil du kunne kvalitetssikre søknadsprosessen ved å benytte deres samarbeidspartnere i utlandet.
Vår neste og avsluttende artikkel i denne serien vil omhandle design- og varemerkeregistreringer.
Tekst: Solrun Figenschau Skjellum, Adm dir Oslo Patentkontor
